新规解读｜抢先读！商标审查与审理标准新亮点
2017-01-09 15:55:51   来源：贝斯哲公众号    点击：

2014年5月新修《商标法》实施至今已近两年，而商标局和商评委果不其然地保持一贯的“先进性”，终于出台了《商标审查及审理标准》（2016年版本），着实不易。此次新《标准》在2005年12月版《商标审查标准》、《商标审理标准》的基础上，终于有所突破，与时俱进新增了声音商标的审查标准、审查意见书在审查实务中的运用标准、《商标法》第十九条第四款的适用标准、《商标法》第五十条的适用标准、《商标法》第十五条第二款的审理标准、利害关系人的认定标准，并针对《商标法》第十条的部分修改对审查标准进行了相应修订，同时删减、新增了部分审查案例，丰富、完善了商标审查和审理标准的内容。

总体而言，此次修订虽然修改幅度不大，但是却不乏新意，相比2005版本更为细致化、实务操作性更强，以下，由贝斯哲法律财税事业群为您专业解读新修亮点：

亮点1：强化扼制商标代理机构抢注、受让“代理服务”以外的商标

本《标准》明确解释了《商标法》第十九条第四款“商标代理机构不得抢注”的适用标准，商标形式审查中，对商标代理机构申请注册除代理服务以外的商品或服务项目，不予受理；已经受理的，实质审查中予以驳回；对代理服务项目按照普通商标申请进行审查。

目前，商标代理机构的代理服务暂定为《类似商品和服务区分表（基于尼斯分类第十版）》中第 4506 组内的服务项目，即“法律服务”类似群。

法律依据：

《商标法》第十九条第四款商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。

《商标法实施条例》第八十七条商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。

亮点2：被“撤三”掉的商标不再受“一年不予注册隔离期”的困扰

相信大多数人都知道一个注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续签的情况下，该商标将进入失效环节，变成社会公共资源，新的申请人可以自该被撤销、宣告无效或注销之日起满一年后申请与之相同或近似的商标。这就是《商标法》第五十条的规定，用意在于杜绝因“失效”商标的商品或服务还未退出市场，新商标注册人的商品或服务却已无缝衔接投入市场，造成市场上出现两家企业生产的带有相同或者近似商标的商品，造成消费者混淆的局面。

但是，长期以来令人困扰的是，因为连续三年不使用而被申请撤销的商标，是否也要适用“一年”不予注册的隔离期，这将意味着新的商标注册人需要漫长等待四年，实属不公。为此，本《标准》对这一点这次给出了明确说法：在先相同或近似的注册商标因连续三年不使用被撤销的，不适用第五十条，等撤销注册复审期过后，如原注册人未提出撤销注册复审，新商标注册人可以申请，且商标局不得引证该撤三商标。

法律依据：

《商标法》第五十条注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

亮点3：明确了认定“特定关系人抢注他人在先使用商标”的适用条件

除了《商标法》第十五条第一款明确规定的“代理关系”引发的商标抢注血案，实践中更多的是“特定关系人”的抢注行为，最常见的就是国际大牌的国内独家代理商抢先国内注册商标，而往往在商标异议、不予注册复审及无效宣告案件等行政救济、甚至民事救济手段中，一旦涉及特定关系人抢注他人在先使用商标的适用条件的，要么适用条件不够明确，要么就是过于加重在先使用人的举证责任，造成同案不同审、同案不同判的现状。

本次《标准》对于认定特定关系人构成抢注他人在先使用商标给出了明确、有份量的描述，主要包括：

（1）他人商标在系争商标申请之前已经使用即可，无需证明商标通过使用具有了一定影响。《标准》已经明确概括了“在先使用”的商标既包括在实际销售的商品、提供的服务上使用商标，也包括对商标进行的推广宣传，如未投入中国市场而进行的实际准备活动。

（2）系争商标注册申请人与商标在先使用人存在“特定关系”，而明知他人商标的存在。本《标准》以列举式的方式明确了哪些合同、业务往来或其他关系属于特定关系，并在举证要点上划定了范围，具体见表格概括：

 （3）系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品/服务上。

法律依据：

《商标法》第十五条

第一款未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册，被代理人或被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

第二款就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

亮点4：增加了对声音商标的禁用性审查、显著性审查、相同或近似审查

众所周知，声音商标注册系新《商标法》最大亮点之一，自中国第一例“声音商标”（第“14503615”号中国国际广播电台广播节目开始曲）诞生至今，商标局、商评委对于声音商标的审查也渐渐摸出门道来，具体可分为“禁用性审查”、“显著性审查”、“相同或近似审查”。

不明思议，“禁用性审查”，即声音商标不得违反《商标法》第十条规定的禁用条款审查。例如：与我国或外国国歌、军歌或国际歌等旋律相同或近似的声音；宗教音乐或恐怖暴力等具有不良影响的声音。

而“显著性审查”作为每一个商标存在的本质特征，对于声音商标也提出了特别要求：

1、仅直接表示指定商品或服务内容、消费对象、质量、功能、用途及其他特点的声音，缺乏显著特征。例如：钢琴弹奏声使用在“乐器”上；儿童嬉笑声使用在“婴儿奶粉”上；狗吠或猫叫声使用在“宠物饲养”上。

2、其他缺乏显著特征的声音，例如：简单、普通的音调或旋律；以平常语调直接唱呼广告用语或普通短语；行业内通用的音乐或声音。

一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征，商标局可以发出审查意见书，要求申请人提交使用证据，并就商标通过使用获得显著特征进行说明。

最后，声音商标的“相同或近似审查”，明确表示为以“听取声音样本”为原则，对比声音商标VS声音商标、声音商标VS可视性商标的相同或近似，从听觉感知、整体音乐形象、与可视性商标对应的文字或其他要素，判断是否存在读音、理解上的相同或近似，易使相关公众对商品或服务来源产生混淆误认，或者认为二者之间存在特定联系。例如：“yahoo”声音商标与“yahoo”文字商标构成近似商标。

相信随着本《标准》的出台，在未来的商标行政救济、司法救济案件中，商标注册人、权利人、利害关系人将拥有更多的话语权，引用本《标准》之条款，更好地诠释商标的本质特征，更灵活地处理商标与外部其他知识产权之间的冲突，尽可能弥补商标审查、审判中主观性判断的劣势。